摘要：从现有技术抗辩制度的历史发展趋势看，它不再构成对相同侵权的抗辩事由。我国《专利法》第62条将现有技术抗辩扩展到相同侵权，不符合现有技术抗辩作为权利抗辩的性质，加重了专利权人在侵权诉讼中的证明责任，提高了制度运行成本，违反专利推定有效原则，对其科学性有必要加以反思。
2008 年《专利法》修改写入现有技术抗辩制度，鉴于专利法并未专门对等同侵权与相同侵权加以区分，现有技术抗辩应当适用于相同侵权和等同侵权。但是，将现有技术抗辩制度适用于相同侵权不符合专利制度的内在规律，仍有深入探讨的必要。
一、“被诉技术属于现有技术”的判断何以可能?
我国《专利法》第62 条的现有技术抗辩的判断只需将被诉侵权技术与现有技术对比，【1】从而将被诉侵权技术对原告专利构成相同侵权还是等同侵权的区别搁置起来。问题是，倘若没有原告专利权利要求作参照，做出“被诉技术属于现有技术”的判断何以可能?
专利法“游戏规则”的核心在于权利要求，在对比技术方案时，一般至少一方的技术方案体现为权利要求，比如可专利性中的新颖性判断及创造性判断、重复授权中的“同样的发明创造”判断、优先权中“相同主题的发明创造”判断、单一性中“属于一个总的发明构思”判断、侵权判断等。反过来讲，权利要求这一技术工具正是在解决技术方案对比的难题中发展起来的。在专利制度早期，发明技术与现有技术的对比是依靠直觉来完成的。由于早期的专利只授给开拓发明，授予专利技术方案之间的对比依靠直觉是可以判断的；专利授予对象扩大到改进发明后，技术方案之间的对比靠直觉判断不够用了，于是逐步建立起说明书、权利要求这些判断工具。考虑到上述背景，《专利法》第62 条提出的“被诉侵权技术属于现有技术”中对比双方都未必体现为权利要求，这样的判断是否意味着要颠覆以权利要求为中心的专利法规则的科学发展，倒退到400年前英国皇室与法院凭直觉判断的做法?
理论上讲，如果不以原告专利权利要求为基准，“被诉技术属于现有技术”判断是无解的。被诉技术体现为侵权人实施而成的被诉侵权物（产品或方法) ，现有技术的证据往往是审查员难以检索到的公知公用的实物（产品或方法) ，或者是书面技术方案，包括科技文献以及已经准确表达为权利要求的专利技术方案。下面分述之。
第一，若现有技术体现为实物，判断被诉侵权物是否属于现有技术就是要将实物与实物进行对比。从认识论上讲，如果分解得足够细，一件实物具有无数个技术特征，因此两件实物的技术特征在理论上不可能完全相同。如果没有外界参考标准来明确两件实物拥有多少共同技术特征算是“属于”，谈论一件实物在技术特征上“属于”另一件实物是没有意义的。实践中，法官在体现对被诉技术的实物与体现现有技术的实物对比时，必须以原告专利权利要求为参照标准，如果二者都落入原告专利保护范围，即构成“属于”。比如在汪瑞明诉翔宇公司“防伪铆钉”专利侵权案中，【2】被诉侵权铆钉在铆沿上端面有横排“金泉”二字，被告援引的现有技术铆钉在铆沿上压制有两个凸起的环。单纯就这两项技术方案比较，得出铆沿上有“金泉”二字的被诉技术“属于”铆沿上有“两个凸起环”的现有技术的结果是匪夷所思的。但原告专利权利要求为“一种防伪铆钉，所述铆钉由铆沿和铆体构成，其特征在于，所述铆沿上端面压制有凹凸部”，以此为参照，法院认为铆沿上有“金泉”二字和有“两个凸起环”都是“凹凸部”，因此被告技术“属于”现有技术。
第二，若现有技术为书面技术方案，其技术特征数量是有限的，与实物的情形有所不同。即便如此，孤立地对被诉侵权物是否属于现有技术加以判断同样是没有意义的，因为以不同专利权利要求为参照会得出不同的结论。假设被诉侵权技术包括ABCDE 五个特征，现有技术包括ABCFG 五个特征，倘若原告专利包括ABC 三个特征，则被诉侵权技术“属于”现有技术; 倘若原告专利包括ABCD四个特征，则被诉侵权技术“不属于”现有技术。进一步分析，如果不以原告专利为基准，以被诉侵权技术“属于”某项现有技术的判断未必能得出被告不侵权的结论。假设被诉侵权技术包括ABCDE 五个特征，某项现有技术包括ABC 三个特征，被诉侵权技术“属于”现有技术，而原告专利包括ABCD 四个特征，被诉侵权技术仍构成专利侵权，这就出现以下三个关系并存的局面: 被诉技术“属于”现有技术，现有技术不使原告专利无效，被诉技术侵犯原告专利。
最高人民法院将“属于”二字界定为“无实质性差异的”，并规定“被诉技术属于现有技术”判断实际上是“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征”进行对比，【3】从而将现有技术抗辩判断拉回到以原告权利要求为基准上来。如果被诉技术落入原告专利权利要求字面含义确定的范围，被告提出被诉技术“属于”某项现有技术，则该现有技术方案必然破坏原告专利的新颖性，这种相同侵权下现有技术抗辩实质上是以无新颖性为理由的无效抗辩，没有作为一项独立制度存在的价值。如果被诉技术没有落入原告专利权利要求字面含义的范围但落入等同范围，同时属于某项现有技术，则被告既无法满足“不侵权抗辩”条件，其所援引现有技术也不能使原告专利无效即无法满足“无效抗辩”条件，这时法律赋予其提出现有技术抗辩的机会就具有了独立的制度价值。现有技术抗辩制度史也清楚地表明了这一点。
二、相同侵权下现有技术抗辩的历史演变
（一）从英国吉列抗辩看相同侵权下现有技术抗辩的性质
历史上曾用“反向侵权检测”（reverse infringementtest)方法进行新颖性判断，即在判断专利技术相对于某项现有技术是否具有新颖性时，可以从判断该项现有技术是否对该专利构成“侵权”入手; 如果该现有技术对该专利构成“侵权”，则说明该现有技术破坏该专利的新颖性。这对应于专利法上的一句格言: “一项技术，如果晚于某项专利出现会构成侵权的话，倘若早于该专利出现就会构成预见该专利（即破坏该专利的新颖性) ”。【4】英根据上述原理，发展出判例法上的“侵权不新颖”（infringement not novel)抗辩制度，即被告能够证明其被诉侵权物是在一项早已公开披露技术的基础上没有经过任何实质性或可专利性的变化而做出的，而依赖该披露可以破坏原告专利的有效性，则被告抗辩成立。“侵权不新颖”抗辩的提法源自英国梅尔特勋爵（Lord Moulton)于1913年在“吉列安全剃须刀公司诉盎格鲁－ 美利坚贸易公司”案，因此也称为“吉列抗辩”（Gillette Defence)。
吉列抗辩实质上是原告专利缺乏新颖性所致。英国法院并不认为它是一种独立的抗辩形态: “梅尔特勋爵并不是说‘侵权不新颖’这一抗辩是一种对侵权诉讼请求的独立抗辩事由，而是当被告既可以选择无效抗辩也可以选择不侵权抗辩时才可以使用的一种方式”。【5】可见，吉列抗辩只有程序价值而没有独立的实体价值。另外，英国保留吉列抗辩有个重要的制度因素，就是英国不承认等同侵权。相比之下，在对等同侵权与相同侵权加以区别的美国、德国，历史发展的结果是将现有技术抗辩只保留在等同侵权的范围内。
（二) 美国、德国对相同侵权下现有技术抗辩的否弃
美国对相同侵权下现有技术抗辩的态度发生了从有限承认到不承认的变化。在历史上，美国联邦最高法院允许相同侵权下现有技术抗辩的范围仅限于被告受法律限制不得提起无效抗辩的情形，包括根据“转让人禁反言”原则不得提起无效抗辩，以及作为专利被许可人与原告专利权人之间订有不反驳条款合同的“被许可人禁反言”两种情形。1969年，美国最高法院在“里尔”（Lear)案判决中撤销了被许可人禁反言规则，【6】允许相同侵权下现有技术抗辩只剩下被告受转让人禁反言所限制的情形。1995年，联邦巡回上诉法院对“巴克斯特”（Baxter)案的判决完全确立了现有技术抗辩不适用于相同侵权的规则。【7】
德国历史上对权利要求的解释具有柔性的中心限定论，对专利保护范围的确定在很大程度上依赖于现有技术，现有技术自然地构成对专利保护范围的限制和屏障，为现有技术抗辩适用于等同侵权提供了广阔的空间。与美国相似的是，在1941 年前由于德国法律规定了请求宣告专利无效的5年除斥期间，因此法院允许相同侵权下的现有技术抗辩，但1941年取消该限制后的德国判例否弃了相同侵权下的现有技术抗辩。
德国、美国不仅在权利要求解释理念上大相径庭，而且在无效与侵权管辖上有双轨制与单轨制的巨大差异，但都不允许相同侵权下的现有技术抗辩。将现有技术抗辩局限于像禁止反悔原则那样的对等同侵权的抗辩，而不是提升到与不侵权抗辩并肩的一种独立的抗辩形式，表明相同侵权下现有技术抗辩是被专利法历史逐步淘汰的制度。
三、相同侵权下现有技术抗辩的弊端
从制度运行上看，相同侵权下现有技术抗辩的引入存在以下弊端:
（一) 混淆了现有技术抗辩作为权利抗辩的性质。既然现有技术抗辩并不挑战原告专利的有效性，即对原告请求权基础不加置疑，那么现有技术抗辩本质上应是权利抗辩而非事实抗辩，等同侵权下的现有技术抗辩正是如此。不同的是，相同侵权下的现有技术抗辩是无效抗辩，是对原告请求权基础提出质疑，其本质为事实抗辩中的权利障碍抗辩，而不属于权利抗辩。允许将相同侵权下现有技术抗辩包括在现有技术抗辩制度中，会使该制度的性质含混不清。
（二) 引起执法不统一。我国实行专利局及专利复审委负责确权判断、法院负责侵权判定的管辖双轨制。这样形成的一个基本格局是，专利复审委擅长判断可专利性，法院擅长判定侵权。引入相同侵权下现有技术抗辩实质上是由法院判定原告专利是否具有可专利性。比如佛山市中级人民法院在“一种浴缸”实用新型专利侵权案中，就以被告提交的多篇专利文献、公知常识、原告专利说明书中关于现有技术描述的技术特征拼凑在一起，认为被告产品所有的技术特征都属于现有技术而构成现有技术抗辩，其实质是推翻了原告专利的创造性。【8】可专利性判断需要把握本领域技术人员水平，在我国没有设统一专利案件上诉法院的体制下，很难保证全国74 家有权审理专利案件的法院能够掌握相同的可专利性标准。随着《专利法》第62 条的实施，各地法院对该条的援用必然急速膨胀，执法不统一的后果会在可以预期的将来出现。
（三) 加重了专利权人在侵权诉讼中的证明责任。在等同侵权时适用现有技术抗辩，专利权人需要在证明被诉侵权技术落入专利等同范围的同时，还要证明被告提出的现有技术证据未落入专利等同范围，或者按照美国法官瑞奇（Rich) 提出的“假想权利要求”方法证明被告提出的现有技术证据并没有破坏假想权利要求的可专利性。这只是增加了原告证明等同侵权成立的难度，并没有增加新的证明责任。不同的是，相同侵权下现有技术抗辩将增加专利权人的证明责任: 专利权人除了证明被诉技术落入专利权利字面保护范围内，尚需反证“被诉技术不属于现有技术”，而被诉技术是否属于现有技术本来与原告专利无直接关系。
（四) 违反专利推定有效原则。专利权是经过行政审查程序授予的权利，与那些未经行政审查程序的一般财产权相比，专利权人更有理由相信其权利的有效性。如物权公示公信原则一样，专利权推定有效原则不仅意味着专利无效的举证责任在挑战者，而且要求任何人不得无视专利权的存在。允许相同侵权下现有技术抗辩意味着人们可以对落入专利权利要求这一事实视而不见，这有违推定有效原则。由于相同侵权下的现有技术抗辩实质上是专利无效，允许相同侵权下的现有技术抗辩就是允许被诉侵权人用现有技术抗辩代替无效抗辩，在遵守专利推定有效原则前提下，这意味着减轻了被告的证明责任。美国联邦巡回上诉法院在2002 年判决的塔特（Tate) 案中认为: 被诉侵权人进行现有技术抗辩的证明标准是较为宽松的“优势证据”标准，而证明无效需要“清楚而令人信服”的标准，被诉侵权人无权选择现有技术抗辩的低证明标准来规避无效抗辩中的高证明标准。【9】
（五) 违反公众利益。设想被告按相同侵权下现有技术抗辩获得成功，本该无效的专利权仍然保持有效，专利权对世的排他效力仍然存在，结果是该瑕疵专利仍像保护伞一样罩着专利权人及其被许可人，他们仍然可以通过高定价获得专利垄断带来的市场利益，与以前不同的只是被告由于个案胜诉而可以分享该专利带来的市场利益。那些尊重该专利权的竞争者仍然会因避免实施该专利而无法进入该垄断市场，专利产品的市场价格并未降低，公众并未因此受益。可见，以公众利益作为理由让提出相同侵权下现有技术抗辩的被告胜诉，只是保护了被告这一特定竞争者应得的利益，同时也保护了瑕疵专利权人不应继续享有的专利市场利益，从而损害了公众利益。专利侵权诉讼中的被告与原告在个案诉讼中是利益对立者，但被告往往也拥有专利，原告与被告作为市场竞争者都是专利制度的直接受益人，他们的利益根本上是一致的。认为侵权者代表了公众利益或者与公众利益一致、因而承认现有技术抗辩是在维护公众利益的想法，不符合专利法原理。如果想保护公众利益免受瑕疵专利的损害，就应当让原告专利无效，迫使被告走无效程序而不是用相同侵权下现有技术抗辩程序代替之。
不仅如此，迫使被诉侵权人走无效程序还可以防止专利权人与被诉侵权人之间通过策略行为而损害公众利益。当专利权人意识到被诉侵权人援用的现有技术证据足以使其专利无效时，专利权人的最佳策略行为是撤回起诉或者与被诉侵权人和解，这对被诉侵权人也是有利的，他至少可以不支付许可费而继续实施原告专利，享受该专利形成的市场庇荫。无效程序中也有可能出现类似的策略行为: 专利权人意识到无效申请人提供的证据足以使其专利无效时，专利权人“收买”专利无效宣告请求人撤回申请。但2010 年修改后的《专利法实施细则》第72条增加了依职权审查的规定; 相比之下，法院无权阻止专利权人撤诉、和解等策略行为。还有，在侵权诉讼中由被诉侵权人提起无效程序时，专利权人收买被诉侵权人的交易成本高于未发生侵权诉讼时提起的无效宣告程序，因此在相同侵权时迫使被诉侵权人走行政上的无效宣告程序，相对而言发生策略行为的机率较小，有益于扫除瑕疵专利、维护公众利益。
（六) 提高了制度运行成本。现有技术抗辩的初衷是让法院在发现被诉技术属于现有技术时不再考虑原告专利而作出判决，但实践操作上事与愿违。首先，如前文所述，试图抛开原告专利而直接对比“被诉技术是否属于现有技术”是无解的，因此法院要先以原告专利权利要求为基准抽象出被诉侵权物的相应技术特征，来确定“被诉落入原告专利保护范围的全部技术特征”。其次，如果一审法院未审查被诉技术是否落入原告专利保护范围，而仅按构成现有技术抗辩来判决，倘若二审法院推翻了一审法院构成现有技术抗辩的认定，就会以需要认定被诉技术是否构成侵权为由发回重审，因此一审法院为了避免发回重审，即使认定构成现有技术抗辩，也往往要完成对是否构成侵权的认定，以供二审法院直接改判用。再次，如果一审法院认定被诉技术落入了原告专利保护范围，自然要将被诉技术与现有技术进行对比来审查被告提出的现有技术抗辩是否成立; 如果一审法院认定被诉技术没有落入原告专利保护范围，按理说无需审查现有技术抗辩是否成立，但实践中往往仍然要审查现有技术抗辩是否成立，因为倘若一审在认定没有落入原告专利保护范围后直接判决原告败诉，而二审认定落入专利保护范围，二审只能发回一审法院重新审查现有技术抗辩是否成立，一审法院为避免出现发回重审的结果，只好将现有技术抗辩是否成立一并做出事实认定，以供二审法院直接改判用。总之，现有技术抗辩并没有让一审法院走“捷径”而减少工作量，反而使其增加了审查负担，提高了制度运行成本。考虑到我国严格的司法审限制度，专利案件的审理时间比一些发达国家要短很多，审查负担的增加很有可能导致案件质量下降。
（七) 破坏现有专利法规则的体系性。比如专利权人享受宽限期例外而在申请日前公开其技术，倘若侵权人都以此公开提出现有技术抗辩，宽限期制度将名存实亡。
四、我国引入相同侵权下现有技术抗辩的目的能否实现?
我国《专利法》第62 条引入相同侵权下现有技术抗辩的一个重要目的，在于解决无效程序导致不堪重负的诉讼拖延问题。我国无效程序何以走到如此效率低下的境地，从历史看有两个原因: 全面双轨制和司法审查。德国的双轨制仅限于发明专利，法院可以认定实用新型专利、外观设计专利无效; 而我国在实行专利制度之初就对发明、实用新型、外观设计三种专利全面实行双轨制。2000 年我国《专利法》修改后，对专利复审委员会决定的司法审查范围从对发明专利权的无效或维持决定扩大到实用新型和外观设计，加剧了专利确权上的循环诉讼问题。司法审查是应加入世贸组织要求而增设的，犹如打补丁时没有将底层清理干净，导致无效程序往往需要历经复审委、一审、二审等三道程序才能完成。既然如此，解决诉讼拖延问题应该对症下药，比如像日本那样破除双轨制、允许法院在审理专利侵权案件时就该专利是否“明显无效”作出判决，或者将复审委无效程序与司法一审程序合并来减少环节。通过引入相同侵权下现有技术抗辩来侵消双轨制或无效程序，长远来看会损害专利制度运作的机理，还无法根治无效程序的效率低下问题。如果说《专利法》第二次修改在无效程序上增加司法审查程序像是给专利制度打了一个补丁，引入相同侵权下现有技术抗辩则像是为解决无效程序低效问题而在旧补丁上打了新补丁。
总之，相同侵权下现有技术抗辩实际上是无效抗辩，对这一客观事实视而不见，并试图用相同侵权下现有技术抗辩来遮蔽它，无异于掩耳盗铃。如果说无效程序导致的诉讼拖延问题是压迫我们承认相同侵权下现有技术抗辩的最后一根稻草，正确的解脱方法是改革无效程序，而不是一味地打补丁。只有这样专利法才能理性地前行。
注释：
【1】国家知识产权局条法司: 《〈专利法〉第三次修改导读》，知识产权出版社2009 年版，第78 页。
【2】张晓都:《现有技术抗辩的认定———以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例》，载《中国专利与商标》2007 年第2 期。
【3】2009 年12 月发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14 条。
【4】英文为:“that which infringes，if later，would anticipate if earlier”
【5】Simon Thorley，Richard Miller，Guy Burkill，et al，Terrell on the Law of Patents，16th ed.，(London: Sweet ＆ Maxwell，2006) ，341．
【6】Lear Inc．v．Adkins，395 U．S．653(1969)．
【7】Baxter Healthcare Corp．v．Spectramed，Inc．，49 F．3d 1575( Fed．Cir．，1995)．
【8】(2004) 佛中法民三初字第127 号。
【9】Tate Access Floors，Inc． v． Interface Architectural Recources，Inc．279 F．3d 1357( 2002)．
作者简介: 和育东（1968 － ），男，汉族，山西长子人，北京化工大学文法学院副教授，北京知识产权研究基地副主任；甫玉龙（1962 － ），男，汉族，河北滦县人，北京化工大学文法学院教授，北京知识产权研究基地主任。
转载自：《法学杂志》，2011年11期
供稿人：李美云