摘要：等同侵权就是侵权人对专利权人的权利要求中的技术特征进行非创造性的替换而产生的侵权行为。等同侵权与如何看待、解释权利要求书是一个问题的两种表现形式。
等同侵权就是侵权人对专利权人的权利要求中的技术特征进行非创造性的替换而产生的侵权行为。等同侵权与如何看待、解释权利要求书是一个问题的两种表现形式。
一、等同原则（The Doctrine of Equivalents ，DOE）的意义
等同原则是为了弥补字面侵权的不足，是为了鼓励发明、避免不道德的仿冒者而确立的，也是权利要求的对应产物；同时也是语言特性所决定的。
权利要求是由文字组成的，其目的是申明权利，同时向社会公众予以公示。“如果极其僵硬地适用法律（它们从来不这样做），就会将权利人推向重新授予专利的方式上。它们确实经常诉诸重新授予专利的方法。但并不总是如此，因为它们有时诉诸于等同理论，以调和严厉的逻辑并防止侵权者偷取发明的好处。毫无疑问，严格说来这是非正常的。但这又是法庭几乎从一开始就坦率面对和予以接受的。”【１】
同时，“专利权利要求中的语言不可能捕捉到发明的每一个细微的差别，或者完全准确的描述新颖性的范围。如果专利总是用字面含义进行解释，它们的价值将大大降低。某个部件非重要性的和非实质性的替换就能绕过专利，这种简单的复制行为将严重损害专利权人的专利价值。专利的字面解释规则很清晰，可以保存司法资源但不是最有效的规则。专利的保护范围并不局限于字面含义，而应该包括已写明的权利要求的所有等同物。见Winans v. Denmead, 15How.330, 347 (1854)。”【 ２】
我国专利法对等同原则没有明文规定，但在最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中首次以司法解释的形式确认了等同原则。该司法解释第17条第1款确认了等同原则【３】，第2款确立了等同的标准。
“值得注意的是，等同原则扩大的不是权利要求的范围，而是专利保护的范围。专利的权利要求并不因为法院适用了等同原则而改变。”【４】对此，美国联邦巡回法院（CAFC）多次在判决中予以申明。
二、等同原则的适用
最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款规定，“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联系到的特征。”
（一）两种等同
对权利要求项的具体撰写形式，我国专利法和日本专利法都没有规定。美国专利法第112条第6款明文规定权利要求项可以按方法－功能的形式撰写，并规定这些权利项应该解释为“描写在说明书中的结构、材料或过程及其等同物。”这样，在美国专利制度中就存在着两种等同——成文法规定的等同和法官根据衡平原则创造的等同。
CAFC在Al-Site Corp. v. VSI Inc., 判决中说“CAFC已经在很多场合就第112条第6款的中的“等同物”（以下简称“成文法等同”，笔者注）与等同原则下的等同物做出了说明，见Valmont Indus., Inc. v. Reinke Mfg. Co.,; Chiuminatta,; Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co.,; Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc.…”【５】
归纳起来，成文法等同与等同原则等同主要有以下区别：
⑴起源不同，目的不同；
⑵成文法等同，要求被控等同物是专利公布前的已有技术，被控等同物所执行的功能与专利权人的完全一致（identical function），检验标准是方式－结果（way-result）无实质性区别；
⑶等同原则等同，要求被控等同物是专利公布后的新技术，检验标准是功能－方式－结果无实质性区别。
美国实行两种等同形式，是否混乱及容易引起混乱？CAFC法官Newman在针对她的同事Plager的迷惑发表的独立意见中说“等同原则与第112条等同物之间的区别，如果陪审员容易弄混的话，长期以来已被专利人士所理解……权利要求的类型不是专利权的核心，并且等同原则的衡平目的不会随着专利权人使用了第112条撰写形式而变化。”【６】从另一个角度说，成文法等同是等同原则的一种特殊表现形式——特殊性表现在等同物范围的法定化及检验标准的不同。【７】
CAFC对第112条第6款的理解走过了一段曲折的路——从给予成文法等同较宽的解释范围到严格限制在说明书中描写的具体结构。【８】这一过程实质上是对竞争利益及如何实现竞争利益理解的一个过程。
在Warner-Jenkinson后，CAFC更强调权利要求的公示作用。用方法－功能描述权利界限的撰写方式，如果过不了成文法等同这道关，往往就进入不了下一个环节——适用等同原则。在方法－功能撰写形式侵权判断上，美国实行的是两步曲；日本、德国不区分两种形式的等同，全部适用等同原则，是一种一步曲。【９】
仅从诉讼阶段看，“一步曲”显然优于“两步曲”；但若从整个专利制度看，结论正好相反。首先，“两步曲”充分利用了权利要求的公示功能（精确性）与等同原则的扩大保护（模糊性）这一对矛盾，不断细化、无限趋近“精确性”和“模糊性”之间的“平衡极值”，最大限度的实现专利制度的宗旨。其次，将维护专利制度的社会成本合理分摊在申请和诉讼两个阶段；在给予申请人更大的撰写空间时，同时也要求其承担更大的谨慎义务——清晰、全面地描述其发明。在申请阶段，权利人能包括其在诉讼阶段主张的等同物而没有包括，他就不能主张等同侵权。即，“权利人在同一个苹果上咬两口是没有政策依据的。”【１０】这样，在很大程度上就将维护专利制度的社会成本前移到申请阶段，也为社会持续创新提供了更大的空间。
下面这段话，再结合考虑到美国在微电子、生物技术、新材料等有待进一步创新的领域居于世界领先地位的现实，对理解美国专利制度中许多看似矛盾之处也许有所帮助。
思科公司全球专利部门的副总裁Robert Barr在美国联邦贸易委员会（FTC）的听证会上有精辟的发言：“获得专利实质上已经成为许多人和公司的终极目标，不是为了保护研究和开发过程中的投资，而是通过许可其他根本不知道他们的专利的实际制造和销售产品的公司而收取报酬。他们试图获得其他人或公司无意中侵权的专利，然后坐等那些公司成功地将产品推向市场。他们在雷区埋设地雷……其专利申请在专利局的长期拖延符合他们的利益，因为这导致谁也不清楚专利的最终覆盖范围，而同时其他人在生产产品……很难看出这种状况如何有助于科学和实用技术的发展”。“Cisco创办于1984年，于1989年上市。在1984年到1993年的前十年间，公司仅仅申请了一件专利。但是，到1994年，公司已经发展到收入十亿美元。显然，我们的增长不是来源于专利的刺激，我们增长的燃料是竞争和公开非专有的接口……我们的经验认为，在思科，专利不是激励创新的积极力量。竞争才是创新的推进器。”【１１】
在专利撰写形式方面，我国与美国不同，理论上也不可能带来两种等同物的后果。但美国的上述做法至少有两点值得我们借鉴：1、极其谨慎地不懈追求“平衡极值”的精神：在已有的法律框架下，美国法院在平衡社会公众与专利权人之间利益上已到了“费尽心思”的程度——既要通过保护专利权人利益来鼓励发明创造，又要通过保护潜在发明人的利益来鼓励更多的发明创造，以达到最佳的竞争利益。因此，在不同国家不同历史时期，要判断前面两种因素哪个边际效益更大的确是一个非常困难的问题，这就注定思考的结果永远是一个“动态平衡”，也许“只有未来能证明美国发明政策选择的智慧。”【１２】；2、强调权利要求的公示作用：不论是成文法等同还是等同原则的等同，不允许权利人任意扩大解释等同物的范围，以避免权利要求的“模糊性”对竞争利益造成的伤害。同时，这也说明，是否适用及如何适用等同原则不是区分技术发达国家与发展中国家的一个标准，而是如何看待竞争利益的问题。
（二）等同判断的标准
如前所述，最高人民法院在司法解释中已确定了手段－功能－效果三一致原则，中美两国在等同判断标准上基本一致。但由于对权利要求的理解不同，在实践中可能差别很大。
我国“有这样一件专利侵权案，……即安装槽中有一个凸台。被告生产的产品其他特征都与专利相符，唯一区别在于安装槽中有三个凸台。本案争议焦点就是这种差别是属于等同技术特征还是不同的技术特征……争议的焦点就是一个凸台和多个凸台之间的关系……应认为这种变化只是专利技术特征的等效替换。”【１３】
有趣的是，美国有一个与此很类似的案例，【１４】结果却与中国正相反。
该案所涉产品是一种医疗废物处理容器。被告与原告的产品唯一不同点在于：被告产品的“长条形槽”的元件没有设置在容器的顶部，而原告的权利要求则表述为“在容器的顶部”。尽管如此，联邦巡回上诉法院判决被告不构成等同侵权，其理由是：专利权人未能得到对可预见的权利要求结构变更的保护，其代价应该由专利权人而非社会公众来承担。将寻求对权利要求要素的可预见变更保护的责任加到专利权人身上，会增加专利权的申请费用。但是，该替换规则，使等同物原则包容了权利要求要素的可预见变更的规则，也会导致高额费用。这种高额费用会由公众承担，其结果是造成竞争者更大的风险，在每个权利要求的文字界限附近范围内禁止竞争。所以，法院应将这种负担加于权利人而非公众。
此外，美国还有一个案件，【１５】与上面这个案例有异曲同工之处，但CAFC的判决理由更直接，更强硬。该案涉及到三个专利，都与一种用于邮寄的商业表格有关。CAFC判决侵权全部都不成立。在针对“the 464 patent”时，法院说：“在这个案子中，我们认为申请人使用‘多数’这个字眼是没有权获得‘少数’这个字眼所覆盖的等同物范围的，至少有两个理由。第一，允许无可置疑的少数（如47.8％）等同于多数将破坏……权利要求。如果少数可以等同于多数，权利界限将没有必要……第二，如果‘少数’要求的权利范围与‘多数’要求的权利范围没有实质性区别，那将是对逻辑的公然否定。”
通过上面两个美国案例可以看出，美国法院在解释权利要求时是非常严格的，近乎到苛刻的程度。因此，在适用“三一致”进行等同判断时也是非常严格的。如果权利人在权利要求中明确表明了其位置、结构、范围或数字等，在适用“三一致”进行等同判断时，美国法院不会将权利要求的范围扩展到其没有主张的范围之外——即使这种变化在技术上是可以等效替代的。即，美国法院只给专利权人“咬一口”的机会，这一口能要多大就多大——只要专利机关同意。专利权人没有想到的、疏忽的或不知是出于什么原因没有“咬到”的权利范围，想通过第二口“咬回来”是不可能的。这在Festo中表现的也很明显。
反观前面我国的案例，在适用“三一致”方法时显然很宽松。我国的案例是“一个对三个”，美国的案例是“‘中对上’和‘少数对多数’”。尽管具体案情不同，但争议的焦点抽象后，却是完全相同的。可见，尽管“三一致”的定义两国没有什么区别，但具体适用的结果却差别很大。
另外，值得注意的是“三一致验证方法可能适合分析机械设备，对分析其他产品或过程指导性要差一些。”【１６】
总之，在适用“三一致”方法时不能宽泛到实际上取消权利要求的程度，要充分考虑权利要求的公示作用。除“客观性”因素造成的外，不要给予专利权人“咬第二口”的机会。否则，等同原则就会演变成权利人的一种“纠错机制”。【１７】
（三）等同原则的限制【１８】
等同原则受以下四个方面的限制：①申请历史禁止反悔原则；②在先技术；③全面限制原则（即逐项对比原则）；④公开贡献原则。下面具体谈谈申请历史禁止反悔原则和公开贡献原则。
1、申请历史禁止反悔原则(the Doctrine of Prosecution History Estoppel)
申请历史禁止反悔原则（以下简称“禁止反悔原则”）是诚实信用原则在专利法中的体现，禁止专利权人通过诉讼的形式将其放弃或从专利局得不到的权利要求“捡回来”,其目的是减少权利要求的不确定性。【１９】
禁止反悔原则与等同原则如影相随。美国最高法院就Festo做出的判决(Festo VIII,535 U.S.(2002))中第一句话就是“这个案件要求我们再次阐述专利法两个概念之间的关系——等同原则和禁止反悔原则。” “禁止反悔原则是专利解释的规则，以保证权利要求的解释应该参考那些被取消或拒绝的文件。”
由此可见，禁止反悔原则与等同原则在美国是居于同等重要地位的。它们都是解释权利要求的基本规则。日本最高法院在适用等同原则时更是直接与禁止反悔原则挂钩（第五个条件）：如果权利人要对诉讼中的等同物主张权利，那么该“相应产品没有被权利人在申请阶段有意排除”。
美国最高法院之所以将Festo发回CAFC重审，是因为CAFC在适用禁止反悔原则的路上走得太远——抛弃了“弹性禁止原则(flexible bar)”，而适用了“完全禁止原则(complete bar)”，没有给予权利人充分陈述、证明修改原因的机会。
如果将等同原则和禁止反悔原则这一对关系与两种等同物的概念结合起来看，我们就会发现，在专利制度中美国法院通过一系列的具体措施（包括概念，如“弹性禁止”这个概念本身就体现了对立双方的一种利益平衡）来平衡双方的利益，在给予一方“矛”的同时，会给予对方一块“盾”。
适用禁止反悔原则的具体步骤如下：【２０】
首先，判断修改是否缩小了某项权利要求的字面范围。如果修改没有缩小字面范围，则禁止反悔原则不适用；如果被告侵权人证明修改缩小了范围，那就进入下一个环节——修改原因是否与获得专利权有关？当申请记录无法显示修改原因时，推定专利权人的修改与获得专利权有关。因此，专利权人有义务证明这种修改与获得专利权无关。如能证明没有关系，则不适用禁止反悔原则。值得注意的是，CAFC认为这种修改不考虑是出于自愿还是响应专利机关的要求，“过错推动”修改与获得专利有关。日本禁止反悔原则的定义与美国的大同小异，但却适用“有意移出理论”，即在原因不明的情况下，不适用禁止反悔原则，将怀疑的好处给了专利权人。【２１】
权利人对禁止反悔原则进行抗辩，就争议中的等同物主张权利，有三个途径可以利用，这也是“弹性禁止”给权利人带来的机会。具体如下：
不可预见性：在修改时，权利人不可能预见到争议中的等同物；并且，如果公正、合理地解释权利人放弃的权利范围，争议中的等同物也不在权利人放弃范围之列。尽管CAFC使用了“客观不可预见性”这样的字眼，但同时又规定可以使用专家证言等外部证据；即，证明“不可预见性”的证据仍然是“主观的”。
不相关性：修改的根本原因与争议中的等同物无关。至于什么是“不相关性”，CAFC借助于词典进行同义反复式的解释，阐述的也不清楚。但它从反面举例说，如果修改是为了避开在先技术，这种修改就是相关的；即，这种修改是否与获得专利或某项权限有关。证明“不相关性”的证据只能来源于专利申请记录；如果有必要，也可使用来自本技术领域专家的、与解释记录有关的证言。
其他原因：这条路完全是为了避免因“列举式”标准所带来的弊端而留的一个口子，其作用相当于我国法条中的“等”。其核心要件还是“不可预见”，但为了与“不可预见性”相区别，CAFC明确指出“其他原因”不包括“不可预见性”。同时，点明了一个方向——语言的缺陷。
笔者理解，“不可预见性”似乎是指“假想的人”在技术方面的主观预见能力，比如能否预见到出乎意料的“改劣”等同物。“其他原因”是指与权利人技术方面无关的“客观性”原因。与此相对应很有意思的是，CAFC对证明“其他原因”的证据范围不表态。也许正如它自己说的：要在一个个具体案件中解决。
关于权利人放弃的权利范围，美国最高法院的表述有细微的变化。在Festo VIII中，表述为“原来权利要求范围与修改后权利要求范围之间的整个区域”。对这句话，应从数学 “集”的概念的角度进行理解。如图所示，大圆表示权利人原来的权利要求范围，小圆表示权利人修改后的权利要求范围，那么阴影部分就是权利人放弃的部分。
也许是考虑到自己的意见具有普遍的指导意见，同时考虑到专利所涉及的技术五花八门（如Festo涉及的是机械方面的，Warner-Jenkinson涉及的是化工方面的，如PH值就是一个范围），所以美国最高法院选择了这种表达方式，但CAFC在Festo中适用的还是逐项对比原则。
2、公开贡献原则(the Public Dedication Doctrine)
在2002年Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc.,中，【２２】CAFC确认了“公开贡献原则”，成为对等同原则的一个新的限制。其基本内容是，如果某个技术特征在说明书中公开了，但在权利要求中却没有申明，那么该技术特征就被认为是有意放弃的，并贡献给了公众，权利人不得再对该技术特征主张权利；同时，也不得再利用等同原则主张等同侵权。
在上述情况下如果等同侵权成立，那无异于鼓励权利人撰写宽的说明书，同时又尽量缩小权利范围，以便能顺利通过专利审查员的审查。它的基本理由还是强调权利要求的公示作用，否则，权利要求就失去了存在的必要。该原则与日本的“发明人承认理论”很相似。
（四）改劣发明
等同侵权不能不谈改劣发明。
“改劣发明是指被控侵权物的性能和效果不如专利发明优越。美国法院在案例法中反复强调，改劣发明本身并不意味着被控侵权人就可以因此逃避专利侵权的法律责任。法院不能够因为被控侵权物的效果不如专利发明好，就对被控侵权人放任自流，而必须通过正常的判断等同的程序来判断专利侵权是否成立。”【２３】
改劣发明是一个很笼统的概念，须区别情况分别对待。如前文中提到的美国废物处理容器，相对于专利技术来说，被控侵权技术就是一个改劣发明，但美国法院并没有简单地适用“改劣发明”的概念，而是从是否等同角度来进行侵权判断。此外，在美国还有一个类似的案例(Vehicular Technologies Corporation v. Titan Wheel International,Inc.，)，【２４】该案例中，被告仅用一个栓子代替了专利权人的备份弹簧，其他技术特征与原告的一样。联邦巡回法院判决被告侵权不成立。
Festo中争议的两个等同物实际上就是典型的改劣发明。该案涉及到两个专利技术，一个是轴套，一个是密封环。
针对轴套，Festo说SMC（涉嫌侵权人）的铝轴套是“改劣的、不可接受的”设计。CAFC说，它表明申请人“能描述铝轴套，但选择不这样做，因为‘改劣’的部件不是他的发明的一部分。”据此，驳回了Festo的抗辩理由。
针对密封环，Festo说SMC的两个半环组成的密封环是一个整密封环的“改劣的、不可预见的”等同物。CAFC的结论是，发回地区法院重审，以确定是否是“不可预见的”。
由上可知，在对待改劣发明上，至少在Festo中，美国法院是根据权利人的抗辩进行区别对待的，其判断过程与一般等同侵权的判断没有区别。
小结：权利要求的解释是一个综合体系，它既有基本原则又有具体规则，等同判断、禁止反悔原则等是具体规则的一部分。等同侵权的判断实质上是权利要求的解释问题，其中核心的又是如何理解权利要求的公示作用问题——这一作用是权利要求解释体系的一个“联接点”。“联接点”定位准确与否，将直接影响到诉讼双方权利义务的分配，并最终影响到专利制度的宗旨能否实现的问题。在某种意义上说，这不是公平与效率的问题，而是何种措施边际效益更大的问题。
【１】 李明德：《美国专利法中的等同原则――希尔顿化学公司案述评》，载《知识产权研究》，第八卷，中国方正出版社，1999年，第318页
【２】美国最高法院就Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.做出的判决 (Festo VIII)；人们普遍认为是Winans v. Denmead诞生了等同原则
【３】 该款将权利要求的保护直接解释为以“必要技术特征所确定的范围为准”，笔者认为值得商榷，这将不适当的扩大了权利要求的保护范围，置从属权利要求(element)于“无用武之地”。因为在我国专利制度中，“必要技术特征”是独立权利要求的代名词。另外，北京市高级人民法院的《》也有类似规定
【４】 程永顺、罗李华：《专利侵权判定－中美法条与案例比较研究》，专利文献出版社，1998年，第121页
【５】Al-Site Corp. v. VSI Inc.,(Fed.Cir 1999)
【６】Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc.( Fed.Cir 1998)
【７】Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc (Fed.Cir 1998).脚注7说“有证据表明国会打算将以功能性字样描述的权利要求法典化为等同原则”
【８】 Scott G. Ulbrith, festo, notice and the application of prosecution history estopple to mean-plus-function claim limitations, ; J. Mark Wilson, the claim construction quagmire: a call for more guidance and the federal circuit response
【９】 Toshikko Takenaka, What Japan should learn from us experience: Test of equivalence, means-plus-function claims and product-by-process claims,
【１０】 Chiuminatta Corp. v. Cardinal Inc., (Fed.Cir.1998).
【１１】 方兴东专栏：《思科是否也在埋地雷》，载《中国经营报》，2003年3月3日
【１２】 John R. Thomas, An Analysis of Trends in the Construction of U.S. Patent Claims: 1997-2002, http://www.iip.or.jp/summary/pdf/thomas.PDF
【１３】张辉：《等同判定易混淆的几个问题》，《专利侵权判定实务》第90页，法律出版社，2002年3月第一版；也可参见http://www.law-lib.com/lw/lwml.asp?flh=h23
【１４】 [美]阿列克斯•夏妥夫：《1998年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》，顾柏棣译，知识产权出版社，2000年，第225－228页,即Sage Products,Inc.v.Devon Industries,Inc.,
【１５】 Moore USA.,v. Standard Register Co.(Fed.Cir 2000),该案涉及的三个专利分别是5,201,464(“the 464 patent”)，5,253,798(“the 798 patnt”)，5,314,110(“the 110 patent”)
【１６】 Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., (U.S. 1997)
【１７】
【１８】 本小结“四个方面的限制及‘公开贡献原则’”内容参考了John R. Thomas教授An Analysis of Trends in the Construction of U.S. Patent Claims: 1997-2002一文的内容，
【１９】 美国最高法院在Festo VIII,535 U.S.(2002)说“为了减少不确定性，Warner-Jenkinson 承认竞争者可以依靠申请历史——专利申请过程的公开资料To reduce the uncertainty, Warner-Jenkinson acknowledged that competitors may rely on the prosecution history, the public record of the patent proceedings.”
【２０】 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., (Fed.Cir 2003)，未特别注明者均源于该判决
【２１】 Makoto Endo, Comparative study on prosecution history estoppel in the U.S. and Japan: what can Japan learn from the chaos in Warner-Jenkinson and Festo ?,
【２２】 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002).
【２３】 程永顺、罗李华：《专利侵权判定－中美法条与案例比较研究》，专利文献出版社，1998年，第200页
【２４】 [美]阿列克斯•夏妥夫：《1999年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》，顾柏棣译，知识产权出版社，2001年，第208－212页
作者简介：
董红海，广东广和律师事务所 律师 专利代理人。
供稿人：秦朝
来源于：《知识产权》2004年第2期