自1983年美国科学家首次创造出转基因烟草、马铃薯以来，植物基因工程技术在世界范围内取得了飞速的发展，转基因植物的研究和开发取得了一系列令人瞩目的进展，培育出一批抗虫、抗病、抗除草剂和高产优质的农作物新品种。[1]

 

    许多公司和研究机构花费大量的金钱美元获取具有商业价值的遗传工程技术和遗传材料来开发新型作物。那么，为了收回开发转基因植物所投入的成本，以及保护他们对这些作物的控制，就需要强有力的知识产权保障。自从欧洲和美国建立专利制度伊始，就有专家提出能否给子植物以专利保护的问题。基于各种考虑和利益平衡，过去通常认为专利制度不大适合用于保护新的植物。因此，为植物建立了特别保护制度。随着这些植物保护制度的实施，关于用专利保护植物的讨论似乎就结束了。然而，到上个世纪70年代，由于转基因技术的发明和应用，用专利保护植物的论点又被提起了。

 

    在本文里，将要介绍美国、欧洲、日本和中国对转基因植物的保护现状，井将分析转基因植物的可专利性以及可行性。

 

 

    (一)欧洲

 

    在欧洲国家中，荷兰最早于1942年建立了植物品种保护制度，德国是1953年建立植物品种保护制度的。几个欧洲国家为保护植物新品种，于1916年发起创立了国际保护植物新品种公约（UPOV）联盟。现在国际上通行的植物品种保护制度，就是在1916年（UPOV）的基础上建立的。在欧洲，对于传统的植物品种就由植物品种权来保护。

 

    至于植物的可专利性，《欧洲专利公约》第53条b款申明“欧洲专利不授子植物和动物品种……”。[2]但是,《欧洲专利公约》第53条b款仅仅禁止授于专利给植物和植物品种有遗传相关性的繁殖材料，并不禁止授予专利给植物本身，换句话说，这种排除是不适用于不符合植物品种定义的植物本身，也不适用到在分类学上比品种高的单位。具体而言，并且根据欧洲专利局的案例，专利是不能保护土豆品种的，但是可以对土豆本身进行保护。[3]

 

    根据欧洲议会和理事会1998年颁布的《关于对生物技术发明法律保护的指令》，转基因植物是可专利的。[4]虽然指令依然把分类学上的植物品种作为不可专利的主题，但是把“植物品种”这个术语被定义的非常狭窄而不包括大多数的转基因植物，因此转基因植物是可专利的。在欧洲专利局的一件转基因植物案件中，确定了转基因植物是可专利的。[5]

 

    (二)美国

 

    1930年，美国颁布了植物专利法，这部植物专利法是世界上第一部专门对无性繁殖植物进行保护的法律。1970年，美国建立了植物品种保护制度，因此使有性繁殖的植物可以得到类似植物专利的保护方式。1981年美国加入了1978文本的UPOV公约。随后，于1994年修改了植物品种保护法，以便使国内法达到UPOV公约1991文本标准。

 

    1980年美国最高法院在审理 “Diamond v. Chakrabarty”案时做出了一个划时代的判决，微生物发明可以获得专利，这就为各种各样的生物获得专利打开了一条道路。[6]

 

    1985美国专利和商标局(USPTO)的专利上诉委员对Hibberd案件做出了一个决定。[7]由于这个决定，植物可以用专利保护这个问题就很明朗了；并且在这个决定中提出由专利、植物专利和植物品种保护法提供的重叠的保护也是可行的。这个决定做出之后，大量的植物，特别是转基因植物得到了专利授权。

 

    2001年12月，美国最高法院在一个植物本身的专利有效性案件中判决，新开发的植物是可专利的主题，无论是植物专利法还是植物品种保护法都不能限制专利法的主题范围。从此之后，植物就毫无争议的成为了可专利主题了。[8]

 

    (三)日木

 

    在日本，传统的植物品种是通过种苗法来保护，转基因植物则是通过专利法来保护的。[9]日本为与1978的UPOV公约接轨，于1978年建立了苗木法制度，来实现对植物品种的保护。随后，于1998年修改了苗木法，以达到1991年修改过的UPOV公约标准。那么使用传统育种方法得到的植物品种和从自然界新发现的植物品种就可以得到苗木法的保护。

 

    专利法没有明确提出转基因植物的可专利性问题，那么转基因植物是通过审查指南的解释来得到专利保护。以下是与转基因植物的专利保护相关的审查标准：

 

    ①1975年“植物品种”审查标准；

 

    ②1993年“审查标准”第2章，生物发明2，植物；

 

    ③1997年“特殊领域发明实施指南”，第2章，生物发明，第1部分，遗传工程，第3节，植物。

 

    (四)中国

 

    中国《专利法》明确规定不能给予植物品种以专利。[10]那么现阶段，中国主要是用1997年制定的《植物新品种保护条例》对植物品种提供保护，该《条例》是依据《植物新品种保护国际联盟公约1978年文本》制定的。根据《国家知识产权局审查指南》的解释，植物品种就是指植物。[11]因此中国《专利法》不可能保护任何一种植物，不管它是转基因植物还是传统植物，也不能像欧洲专利局那样通过对专利法来解释植物品种的涵义而使转基因植物得到专利保护。

 

    虽然目前中国《专利法》对转基因植物不提供保护，但是创造转基因植物的方法是可以得到专利保护的。这些方法包括转基因技术等，本质上的生物学方法是不能得到专利保护的。

 

    1992年，第一次《专利法》修改时，方法专利的保护就可以延伸到由该方法直接获得的产品上。扩大方法专利保护的目的就是充分地保护方法发明。[12]那么，方法专利能否延伸到由转基因技术直接获得的转基因植物从而使其获得实事上的专利保护?在中国，目前没有相关的法院判决、解释或国家知识产权局的决定来说明这个问题。事实上《审查指南》己经直接排除了转基因植物的可专利性。因此，在删除中国专利法中禁止保护植物品种的条款之前，利用方法专利延伸到直接获得植物产品这种间接地保护方式，就有待于《审查指南》的修改来扩大解释。

 

 

    (一)转基因植物是否是自然产品

 

    在考虑转基因植物是不是自然产品这个问题时，应该注意得到一种新的转基因植物必须有人工干预这个前提。转基因植物井不是简单的自然产品，如果没有育种者的干预它们是不会出现的。显然，利用现代生物技术，可以对植物进行修饰、改造来生产一种与以往自然界的产物完全不同的、达到一定预期目标的转基因植物。所以说，利用现代生物技术制造出来的转基因植物不是自然产品，而是人类智慧的产物。

 

    现在大多数国家己经明确接受由野生微生物纯化得到的菌株是可专利的主题物，一个重要的理论基础就是：“微生物是人造的，并且仅在受精确控制的实验室情况下才能生产出来。”1980年美国最高法院判决的查克拉巴蒂案件就是微生物-一生命体成为可专利主题的历史性事件。在此案中，美国最高法院提出了“阳光之下一切人造之物皆可专利”。[13]

 

    依据专利法，即使是从生物体分离纯化得到的化合物或微生物，不会因为它的生物学起源而妨碍它们的可专利性，所体现的原则就是人工制造的产物可以得到专利法的保护。此外，作为生命体，微生物与植物之间的区别就是植物的分类学等级比微生物高，不同于生命体与非生命体那样有实质性的差别；既然微生物是可专利的，那么转基因植物也能成为可专利主题。

 

    (二)新颖性

 

    根据中国《专利法》对新颖性的定义，一项发明是否具有新颖性，与现有技术的内容有关。中国《专利法》所要求的新颖性是绝对新颖性。[14]

 

    在此所述的绝对新颖性要求，一般不会对植物的可专利性构成严重障碍。利用转基因技术，可以很容易地创造出带有某种新性状的转基因植物。如在美国，很少对转基因植物的新颖性提出反对意见。

 

    利用现代转基因技术，培育一种具有新性状植物，创造出一种全新的植物井不困难。所以说，新颖性要求是很容易满足的。

 

    (三)创造性

 

    根据中国《专利法》第22条第3款，创造性是指同申请日以前己有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

 

   《审查指南》中对发明的实质性特点，解释为发明对于现有技术、对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的；发明有显著的进步，是指发明与最接近的现有技术相比能够产生有益的技术效果。[15]

 

    当审查员分析转基因植物发明所具有的一种新颖性质时，如颜色的改变、糖含量的增加，有可能发生因缺乏创造性驳回申请的情况。因为对一个普通的育种者来说，这些特征是显而易见的。但是，即使这些新的表现型是显而易见的，如果育种者所用的遗传材料井不是为公众所知道的，那么利用该遗传材料而获得的新性状就不是显而易见的，那就可以认为利用这种遗传材料创造的转基因植物具有创造性。对创造性进行分析的另一个因素是，是否有经过他人的努力而未能取得被提出权利要求的表现型的尝试。如果一个育种者获得了他人试验过但没有成功的结果，那么就可以认为具有创造性。

 

    对于新颖性和创造性，随着植物生物技术和分子生物学的迅猛发展，克服发明缺乏新颖性和创造性变得容易了。但是，当未来转基因技术发展到更高阶段时，把某一个特定的基因转到植物中制造出新的转基因植物没有什么难度时，再申请专利就会面临达不到创造性的问题。

 

    (四)实用性和再现性

 

    按照中国《专利法》第22条第3款的规定，实用性是指发明的客体必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。按照《审查指南》的解释，所谓产业，包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业等等。[16]关于产业的解释实际上与《欧洲专利公约》的产业应用性的解释范围相当。[17]

 

    转基因植物的实用性，实际上是一个容易达到的要求。一种带有某种新型性状的转基因植物，如生产一种有用的化合物或具有抗虫性、观赏性等，都可以认为其具有实用性。

 

    在《审查指南》对实用性的解释里，还有再现性这一个重要的内容，尤其是在生物技术发明里面。能否重复专利申请中的技术是判断是否授权的一个重要标准。再现性，即技术方案的可重复性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为达到其目的所采用的技术方案。[18]

 

    对于用传统育种方法得到的植物品种，因为育种的结果是不可预测的，所以不具有再现性；那么对于转基因植物产品，一般来说不存在取得专利的再现性障碍。只要制造新的技术方案是非生物学的方法并且是可重复的，对这种制造产品的方法的专利保护就是可能的。现在看来，新的制造方法己经普及，转基因技术能被准确地描述，井可以被该技术领域里的技术人员重复实现。

 

    当一项转基因植物发明的专利申请中含有产品权利要求和方法权利要求时，作为一个结果，如果其满足新颖性、创造性和实用性，并且技术方案可以得到重复实施，那么产品权利要求和方法权利要求可以被同时允许。

 

    理论上讲，利用植物生物技术，制造的某种转基因植物是可以重复的。制备DNA片段以及载体、重组载体的技术可以明确，假定说明书中公开充分并且可以使用，那么该技术领域普通技术人员应该能制备出相应的DNA和重组载体以备插入植物基因组中。

 

    在创造转基因植物过程中，导入外源遗传信息的阶段中不会出现技术问题，在外源基因导入到植物基因组后，会出现重组载体与植物基因组整合的位点不确定的问题。这个问题是在构建的重组载体和植物基因组之间整合时产生的。产生这些问题的原因是，含有外源DNA片段和强启动子的重组载体迅速进入植物细胞核，然后随机地整合到植物基因组的不同位点上，于是就形成了在每个被转入外源DNA片段的植物细胞核中，DNA片断插入的位点上是不同的。从基因组的水平上来看，由此发育而成的转基因植物个体就是各个不同的新植物。但是从整体的表现性状来看，它们又是一样的。即利用具体的解决方案，一个专业技术人员可以获得相同表现型的转基因植物，但它们的基因组结构不一定是与发明者得到的相同。也就是说利用同一种方法，可以得到基因组水平不同的转基因植物。虽然得到的是一种带有相同外源DNA但基因组结构不同的转基因植物，它们对外界的表现型仍然是相同的，即得到的是同样性状的植物，因此应该认为具有再现性。

 

    (五)充分公开

   《专利法》第26条第3款指出:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图……”。这就是说，说明书应当通过文字记载或附图充分公开申请专利保护的发明。公开的标准就是要使本领域的技术人员通过阅读说明书后，不需要再付出创造性的劳动或额外的劳动就可以实施发明。[19]

 

    在公开转基因植物发明时，应该注意到制作、应用的各种程序步骤广泛见之于各种实验指南，如著名的冷泉港实验室出版的一系列分子生物学实验手册。所以一些标准操作就不需要写的太复杂。

 

    在转基因植物中，很多新增加的特征是生理学、生物化学特征或者是可由生理学、生物化学进行定性描述的形态学特征，这些特征难以定量化描述。这就使得文字记载或附图有时很难描述生命实体的具体特征，即使有了这些详细描述，技术人员仍然可能实施不了该发明，从而不能得到转基因植物本身。对此问题的解决，可以采用类似微生物的保藏，即对转基因植物或(和)其部分进行保藏来解决。如1989年美国专利与商标局颁布了一项规定，专利局对达不到充分公开要求的植物发明专利申请需要保藏。[20]中国现在己有两个用于专利程序的微生物保藏中心，[21]那么承担转基因植物及部分遗传材料的保藏是可行的，这就可以解决由于不能定量描述而导致的公开不充分的问题。

 

 

    专利的效力较强、保护范围大，它可以为权利人提供广泛的保护。专利可以提供对任何一个包含有特定基因的转基因植物的保护，然而，植物品种权仅仅保护某种特定的植物。从这个角度来看，专利权的范围显然比植物品种权的范围要宽的多。专利保护范围的较宽还体现在：现行的专利制度没有设立在植物品种权保护制度中具有的育种者权和农民权例外，这就使得大量无意的行为有侵权的可能性。[22]如果对转基因植物马上采取专利进行保护的话，那么大量与转基因植物专利有关的植物生产和有性繁殖的行为将构成侵权。[23]这对于中国单户生产的农民来说负面影响太大。

 

    从促进我国农业的进一步繁荣发展、激励育种者的积极性的角度来看，中国己经用植物新品种权对育种者培育的植物新品种提供保护，并且对植物新品种的非生物学繁育方法，也可以用专利进行保护，为育种者的智力与金钱投入提供相应的权利保障与经济补偿。

 

    世贸组织的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs）第27条第3款允许成员国将植物排除在专利保护范围之外，但要求成员国对植物提供专利或特别制度或他们的组合保护。[24]我国1997年3月颁布了《植物新品种保护条例》为植物新品种提供了保护，因此我们己经达到了TRIPs协议的底线，己经与世界上植物新品种保护水平接轨。为了保护我国的农业和农民的利益，现在还不需要马上用专利来保护转基因植物。但是随着中国的科技实力和经济实力的提升，等到我们转基因植物需要用专利来保护的时候，就可以修改《专利法》或《审查指南》，来提供相应的保护。

 

    综上所述，虽然对转基因植物的专利保护己经没有什么技术上的障碍，但在当前有植物新品种权对植物提供保护的情况下，对于转基因植物的专利保护还不宜过早实行。

 

    注释：

 

    [1]See Ned A. Israelsen, Dale C. Hunt, Increasing Value of Agbiotech IP Sparks TurfWars, The National Law Journal, June 22, 1998, C6.

 

    [2]European Patent Convention, Article 53, Exception to patentability European patents shall not be granted in respect of

 

     .......

 

    (b)plant or animal varieties or essentially biological processess for the production of plants or animals.

 

    [3]See Geertrui Van Overwalle, Patent Protection For Plants. A Comparision of American and European Approaches, The  Journal of Law and Technology, 1999, Vol 39, 161.

 

    [4]Directive 98/44/EC of the European Parliament and the Council, Article 4

 

    (1)The following shall not be patentable;

 

    (a)plant and animal varieties;

 

    (b)essentially biological processess for the production of plants or animals;

 

    (2)Inventions which concern plants or animals shall be patenable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.

 

    [5]在Transgenic Plant/Novartis T1054/96(EPO OJ 1998,511)案件中，欧洲专利局扩大委员会明确指出，只要转基因植物符合一般的可专利性标准均是可专利的，http://pharmalicensing.com/features /disp/967153029_39a59585e3eff。

 

    [6]See Diamond v. chakrabarty, 447 U.S. 303,206 U.S.P.Q. (BNA)193(1980).

 

    [7]See Hibberd, 227 U.S.P.Q. at444.

 

    [8]See J. E. M. AG Supply, Etal v. Pioneer Hi-bred, 534 U.S. 4(2001.1).

 

    [9]See Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JII, Bio Patent, 45-47.

 

    [10]参见《专利法》第25条第4款规定，对植物品种不授予专利。

 

    [11]参见国家知识产权局：《审查指南》，知识产权出版社，第2-9页。

 

    [12]See http：//pharmalicensing com /features/disp/997365145_ 3b72959963a57.

 

    [13]See Diamond v.Chakrabarty,  447 U.S. 303, 206 U.S.P.Q.(BNA)  193(1980).

 

    [14]参见《专利法》第22条第1款规定:新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

 

    [15]参见国家知识产权局：《审查指南》，知识产权出版社，第2-52页。

 

    [16]参见国家知识产权局：《审查指南》，知识产权出版社，第2-63页。

 

    [17]参见《欧洲专利条约》第57条“产业应用”：一项发明必须能在包括农业在内的任一产业上制造或使用。

 

    [18]同注[16]，第2-64页。

 

    [19]同注[16]，第2-13页。

 

    [20]See USPTO Notice of Final Rule on  the Deposit of Biological Materials for Patent Purposes, July 21 1989, 1106 Off  Gaz. Pat.  Office 37(Sept 12, 1989).

 

    [21]这个两个保藏中心是中国普通微生物保藏管理中心〔CGMCC)和中国典型培养物保藏中心〔CCTCC).

 

    [22]See Muddassir Rizvj,  Corporate fameing comes to Pakistan Multinational Monitor,Washington, 2000, 21(10),17-20.

 

    [23]See Geertrui Van Overwalle,  Patent Protection for Plants. A Comparison of American and European Approaches, The Journal of Law and Technology, 1999, Vol.39,  168.

 

    [24]TRIPs协议第27条第3款规定，各成员可拒绝对下列内容授予专利权：

 

    ......

 

    (b)除微生物外的植物和动物......各成员应规定通过专利或一种有效的特殊制度或通过这两者的组合来保护植物品种。

 

    作者简介：朱雪忠，中南财经政法大学知识产权学院院长，国家重点人文社科研究基地知识产权研究中心研究员，教授，博士生导师。