邱进前 华东政法学院国际法学院
电子知识产权200505
商标合理使用，是指他人在生产经营活动中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。商标合理使用原则是商标法的重要组成部分，是对商标权利人的权利限制。该原则的目的是为了平衡商标权利人与他人的合法权利以及兼顾社会公共利益。商标合理使用是法律为达到各种社会主体之间的利益平衡而设计的一种制度。
美国在商标合理使用原则的立法和司法实践方面都比较发达。1946年的《Lanham法令》规定了法定合理使用原则(Classic Fair Use)(注：国内有人把它称为：描述性合理使用(Descriptive Fair Use)，参见武敏：“商标合理使用原则初探”，载《中华商标》，2002年第七期，第38页。)。上世纪90年代以来，美国司法实践创设了指示性合理使用(Nominative Fair Use)，作为法定合理使用之补充。指示性合理使用最早是在1992年New Kids On The Block v.News America Publising,Inc.(注：See 971 F.2d 302( 9th Cir.1992).)(下称“New Kids”)一案中确立的，在之后的2002年PlayboyEnterprises Inc.v.Terris Welles(注：See 279 F.3d 796(9th Cir.2002).)(下称“P EI”)一案得到进一步的发展，2003年的Brothers Records,Inc.v.Jardine4(下称“The Beach Boys”)一案对该原则的构成要件进行实质性的修订，以更好地协调其与法定合 理使用原则的关系。本文拟简要介绍并评析The Beach Boys案，探讨美国商标合理使用 原则的最新发展。
一、案情介绍
(一)案件事实
1961年，被告Jardine和Dennis Wilson,Carl Wilson,Mike Love,Brian Wilson共同组成The Beach Boys乐队。在短短几年里，该乐队录制过多张专辑并成功地到美国各地进行巡回演出，名噪一时。1967年，乐队成员设立Brother Records,Inc.(下称“BRI”，原告)来持有并管理注册商标“The Beach Boys”
之后，The Beach Boys乐队因有些成员合作不愉快，决定不再一起巡回演出，有些成员则组建了自己的新乐队。如何使用“The Beach Boys”商标成为他们争执的焦点之一。1998年7月，BRI召开董事会(当时BRI的董事会由四个董事组成，分别是Jardine,Mike Love,Brian Wilson和Carl Wilson的继承人；同时这四个人也都是BRI的股东。)，讨论“The Beach Boys”商标的使用问题并最终决定通过非排他性许可协议的形式来许可乐队每一成员在同等条件下使用该商标。同年10月，BRI和Mike Love首先订立了非排他性许可协议，该协议要求被许可人应该保护该商标的价值，保持商标的整体风格，并要求被许可人在指定名单中选择其经纪人和管理人。之后，Jardine以其新组建的乐队开始巡回演出，他的经纪人和管理人都不是从指定名单中选择的。
1998年10月25日，Jardine的律师给BRI发函声称，Jardine将以“Beach Boys Familyand Friends”的名义进行演出，因此没有必要得到BRI的许可。BRI则向Jardine指出，没有得到其许可而擅自使用“The Beach Boys”商标是一种侵权行为。后来，Jardine提供了一份不同于BRI与Mike Love所签订的许可协议，但BRI没有同意。
在与BRI协商未果的情况下，Jardine开始使用含有“The Beach Boys”商标，诸如“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”，“The Beach Boys‘Family and Friend’”,“Beach Boys Family & Friends”,“The Beach Boys,Family & Friends”,“Beach Boys and Family”,或“The Beach Boys”，进行宣传 和演出。
碰巧的是，The Beach Boys乐队的另一成员Mike Love新成立的乐队同时也在附近演出 。当时，有一部分观众和组织者对Jardine的乐队、Mike Love的乐队、The Beach Boys 乐队分不清楚，产生混淆。因此，BRI致函Jardine要求其停止使用“The Beach Boys” 商标。
(二)双方的诉讼请求
1999年4月9日，BRI对Jardine提起商标侵权之诉。Jardine则提出了商标合理使用(Fair Use)、疏忽(Laches)、禁反言(Estoppel)和不洁之手(Unclean Hands)的抗辩， 反诉BRI违反了雇佣合同、许可协议并请求法院裁定允许其使用“Beach Boys Familyand Friends”进行演出。2000年3月28日，初审法院发布初步禁令(PreliminaryInjunction)禁止Jardine使用“The Beach Boys”，“The Beach Boys Family andFriends”以及其他相似的组合，但允许Jardine以描述性方式来表明其过去与乐队的关 系。2001年3月19日，Jardine增加了两项诉讼请求：1、对BRI的其他股东和董事提起诉 讼；2、BRI违反忠诚义务。鉴于篇幅及主题限制，本文仅介绍分析商标合理使用问题。
(三)双方争议的焦点及理由
本案的焦点是The Beach Boys乐队的前成员Jardine是否有权使用“The Beach Boys”商标，若有权使用，则程度如何。BRI认为，没有经过其许可，Jardine擅自使用是一种商标侵权行为。被告则主张其使用是一种商标合理使用，因此不存在商标侵权之说。
二、法院的分析及裁定
初审法院认为，被告的行为构成商标侵权，其合理使用的抗辩不能成立，因此做出有利于原告的简易判决，命令被告永远不得使用原告之商标。被告不服地区法院之判决，提起上诉，上诉法院维持原判。
Jardine认为，其使用要么是法定合理使用，要么是指示性合理使用，而不是一种商标侵权。法院针对该抗辩，一一进行分析。
(一)法定合理使用之抗辩
法院首先指出，法定合理使用是由《Lanham法令》第1115节(b)(4)所规定的，该条款允许第三人善意、合理、描述性地使用他人的名称(Name)、短语(Term)、或图案(Device)来描述自己的产品或服务。(注：See《Lanham法令》第1115节(b)(4)。)为了 满足法定合理使用的要求，被告应证明其同时符合三个条件：1、被告的使用是为了描 述自己的商品或服务；2、被告的使用是善意的、合理的；3、该使用是描述性的而非商 标意义上的使用。法院指出，法定合理使用通常适用于一个商标拥有第一含义(Primary Meaning)和第二含义(Secondary Meaning)，而第三人以描述性而非商标意义上使用其 第一含义之情形。(注：See 318 F.3d 1292(9th Cir.2003).)法院举了Re Dual-DeckVideo Cassette Recorder Antitrust Liting一案来说明法定合理使用之适用。在该案 中，原告是VCR-2的商标权人，被告出售一种带有两个录象机(VideocassetteRecorders)的接收器，在录象机上分别标有“VCR-1”和“VCR-2”，法院认为，“VCR- 2”作为商标已经具有第二含义而区别于“VCR-2”的第一含义，被告是在“VCR-2”的 第一含义，以描述性方式而非商标意义上使用原告商标“VCR-2”，而且该使用是善意 的、合理的。因此法定合理使用抗辩成立。(注：See Re Dual-Deck Video CassetteRecorder Antitrust Liting,11 F.3d 1460(9th Cir.1993),at 1467.)
法定合理使用的立法目的在于“商标的注册人或持有人不能将某一描述性的短语作为 其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。”(注：See 971 F.2d 306(9th Cir.1992).)由于商标法允许叙述性(Descriptive)短语在获得“第二含义”的情况下成为商标，为商标权利人专用，这势必将限制他人使用原本属于公共领域的短语的权利，因此原则上讲，如果他人在“第一含义”上叙述性地使用他人商标 ，商标权利人无权阻却。
本案中，“The Beach Boys”一词的第一含义是“经常在海边沙滩上嬉戏的男孩”。( 注：See 318 F.3d 1295(9th Cir.2003).)当“The Beach Boys”一词被注册为商标时 ，它具有第二含义，即表示“The Beach Boys”乐队本身。法院认为，Jardine并非在 第一含义上使用该短语的，而是在第二含义上使用的，因此，他提出的法定合理使用抗 辩不能成立。
(二)指示性合理使用之抗辩
《Lanham法令》第1115节(b)(4)所创设的法定合理使用原则的适用范围比较狭窄，仅适用于被告使用原告的商标来描述被告自己的产品或服务。因此，为了弥补该原则的局限性，1992年美国联邦第九巡回上诉法院庭在New Kids on the Block v.News America Publishing一案中首创了指示性合理使用原则。该原则适用于被告使用原告的商标来 描述原告自己的产品或服务，尽管最终仍是为了描述被告自己的产品或服务。(注：See Cairns v.Franklin Mint Co.,292 F.3d at 1152(9th Cir.2002).)
针对Jardine提出的法定合理使用抗辩和指示性合理使用抗辩，法院首先指出这是一个相互矛盾的辩解，Jardine一方面主张其使用“The Beach Boys”商标仅描述他自己是The Beach Boys乐队的创立成员，而非描述The Beach Boys乐队本身，因此可以适用法定合理使用之抗辩，另一方面主张其使用“The Beach Boys”来描述The Beach Boys乐 队本身，则可以适用指示性合理使用之抗辩。对于如何界定被告使用原告的商标是来描 述被告的商品(或服务)，还是来描述原告的商品(或服务)，法院没有给出一个明确的判 定标准。而且，法院也承认在某些情况下，这一区别是不明显的。因此，法院并没有明 确指出被告Jardine使用原告BRI的商标“The Beach Boys”是来描述他自己还是原告的 商品(或服务)，相反地，法院对这两种情形都一一进行分析。
在前面已经分析过的法定合理使用原则中，法院认为，由于Jardine不是在第一含义上使用原告BRI的商标，致使法定合理使用之抗辩不能成立。而该使用是用来描述被告的商品(或服务)还是原告的商品(或服务)，则在所不问，因此，法院并没有进一步对此进行考察。(注：See 318 F.3d 1291(9th Cir.2003).)
在认定Jardine法定合理使用之抗辩不成立后，法院进一步考察被告另一抗辩——指示性合理使用。指示性合理使用原则是由法官首次在New Kids一案中创设的，为成就该抗辩，被告应证明其符合如下三个条件：1、若不使用该商标将无法表示；2、在合理必要的限度内使用；3、被告的使用不得暗示其与原告存在赞助(Sponsorship)或者许可(Endorsement)关系。(注：See 971 F.2d 308(9th Cir.1992).)
1、若不使用原告商标将无法表示
法院没有详细地分析该要件如何适用，而是认为，被告Jardine是The Beach Boys乐队的创始成员，如果不使用“The Beach Boys”这一商标(同时又是乐队的名字)他将无法表示其与该乐队的关系。因此满足第一要件的要求。
2、在合理必要的限度内使用
同样地，法院也简单地说明了Jardine对“The Beach Boys”的使用是在合理必要的限度内，而且BRI也没有提出Jardine使用该商标特有的标记(Distinctive Logo)。因此满足第二要件的要求。
3、被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系
法院从如下三个方面详细地分析了被告的使用没有满足第三个要件，即被告的使用暗示了其与原告存在赞助或许可关系。第一，Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣传材料上，与“Family and Friends”相比，“The Beach Boys”更加突出、显眼。第二，Jardine的使用暗示被告的乐队是由The Beach Boys乐队赞助的。Jardine的经纪人证实，为了提高乐队的声誉，他们建议把“The Beach Boys”商标包括到Jardine自己乐队的名字中来。第三，造成消费者实际上的混淆。据当时演出的组织者和部分消费者声称，他们不清楚到底是谁在进行演出。(注：See 318 F.3d 1297—98(9th Cir.200 3).)基于以上三个理由，法院认为Jardine使用BRI的商标没有满足第三个要件的要求， 因此，指示性合理使用之抗辩不能成立。
三、指示性合理使用原则之辨析
指示性合理使用是法官在New Kids中首次创设的，适用于被告使用原告的商标来描述原告而非被告的商品(或服务)，以弥补法定合理使用适用范围狭窄之不足。该原则与混淆可能(Likelihood of Confusion)存在何种关系，学者对其看法不一，司法实践对其应用也不统一。
商标侵权的理论基础是被告对原告商标的使用造成消费者对商品(或服务)的来源产生 混淆。美国著名的商标法专家McCarthy教授指出，根据《Lanham法令》，判定商标侵权 的惟一标准是混淆可能，该理论关注的是消费者的反映而不是销售者的主观心理状态。 (注：参见McCarthy J.Thomas,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(4th ed.),2003，23：107。)然而，在New Kids中，法院认为，只要满足三个要件，指示性合理使用之抗辩就能够成立。这三个要件只取决于被告的行为，而不问消费者的主观认识程度。换言之，商标侵权行为是否存在完全取决于被告自身的行为，而该行为是否造成消费者的混淆则在所不问。法院认为，在被告提出指示性合理使用的案件中，被告至少在文字上使用了与原告相同的商标，如果还是采用传统的混淆可能的测试方法来处理该类案件，那么所有的指示性使用都将导致混淆。因此采用New Kids一案中确立的测试方法来取代传统的混淆可能Sleekcraft测试法，将使案件更加公平、合理。 (注：See 279 F.3d 1623(9th Cir.2002).)法院在New Kids一案以及随后的Abercrombie & Fitch,Playboy Enterprises,Inc.v.Welles中都适用了指示性合理使用 ，而且在这些案件中法院都没有考虑混淆因素。
对于法院创设的指示性合理使用原则，有学者提出强烈的批评，他们认为指示性合理使用——以被告行为取代消费者混淆的判定方法，是根本违反商标法的基石，是严重背 离《Lanham法令》的基本立法目的的。(注：See Doellinger Chad J.,“NominativeFair Use:Jardine and the Demise of a Doctrine”,Northwestern Journal ofTechnology and Intellectual Property,Vol.1 Issue 1(Spring 2003),at 67.)McCarthy教授也主张合理使用仅仅是一种不能导致混淆可能的使用。(注：SeeMcCarthy J.Thomas,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(4th ed.),200 3,11：47.)换言之，被告提出的合理使用抗辩以不存在混淆可能为前提。
与此同时，美国联邦第九巡回上诉法院也意识到其创设的指示性合理使用原则与商标法基石和《Lanham法令》存在不和谐，因此，法院在最近的The Beach Boys一案中对指示性合理使用的第三要件——被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或许可的关系进行修订。在The Beach Boys一案中，法院指出“指示性合理使用的第三要件——不得暗示赞助或许可关系只是混淆可能的另一面”(注：See 318 F.3d 908页Footnote⑤。)。而 且Jardine的使用实际上也给演出的组织者和部分消费者对谁是真正的演出者造成混淆 ，该因素也是被法院认为Jardine的使用没有符合指示性合理使用第三要件的原因之一 。
为了与《Lanham法令》相协调，在The Beach Boys一案中，法院修订了指示性合理使用的第三要件，要求被告必须证明不存在混淆可能，以满足指示性合理使用抗辩之要求。这与创设指示性合理使用原则的初衷是大相径庭的。指示性合理使用的创设初衷在于保护被告，即在无法适用法定合理使用的商标侵权诉讼中，被告只要证明其符合该原则的三个要件，其使用就是合理的。该原则的三个要件中没有要求被告证明不存在混淆可能。然而，在The Beach Boys一案中，对于混淆可能的举证，责任却由原告转移到被告身上。申言之，本来着眼于减轻被告负担的原则现在已经变成大大加重被告的负担。如果被告能够证明混淆可能不存在，那么商标侵权之诉将不成立，自然地，被告也没有必要再通过指示性合理使用之抗辩来证明不存在商标侵权。因此，该原则的存在将没有实际意义。
法院为了维护被告权益，创造性地设立指示性合理使用原则，以弥补法定合理使用原则之不足。但是，该原则却与现行美国商标法基石和《Lanham法令》不相吻合，造成该原则的先天缺陷。在The Beach Boys一案中，法院似乎弥补了该原则缺陷，但却产生了另一尴尬——混淆可能的举证责任由原告转移到被告身上，严重违背该原则的初衷，威 胁该原则之存在。美国联邦法院于2004年1月受理了KP Permanent Make-Up,Inc.v.Lasting Impression,Inc.一案，该案也涉及到该问题，美国最高法院将如何协调这一 问题，我们将拭目以待。
注释：
④See 318 F.3d 900(9th Cir.2003)。The Beach Boys一案中，被告不服初审法院的 判决，向美国联邦第九巡回法院提出上诉。本文对于初审法院和上诉巡回法院关于合理 使用的认定不做具体区分。