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在专利侵权诉讼中，如果被告提出原告的专利无效，法院是否应当中止诉讼的问题涉及到多方面的利益关系。本文拟介绍和评论日本的做法，并在此基础上评价我国的做法，以供我国理论和实务界参考。
在日本特许侵权诉讼过程中，如果侵权行为人向特许厅提出特许无效的抗辩，按照日本学者和裁判例原来对日本特许法第168条第2项、第3项和第4项规定的普遍理解，裁判所必需首先中止诉讼，等待特许厅作出特许是否有效的审决后再继续审理案件。[2]但是，由于对特许厅的准司法审决当事人还可以提起一审和二审行政诉讼，这样，裁判所就不得不耐心等待特许行政诉讼结束后再继续审理特许侵权案件。其理由在于，在日本，特许是否有效的判断权力在特许厅而不在裁判所，所以即使裁判所发现了特许无效的事由，也不能直接判决特许无效。
然而，由于特许无效的准司法审查和特许无效审决的行政诉讼需要花费漫长的时间，耗费巨大的成本，而且会使特许权人的权利处于法律地位不明确的状态，非常不利于特许权人对特许权的市场利用。为此，日本部分学者和裁判官也早就开始反思这种制度设计的合理性问题。反思的结果除了第一章已经阐述过的讨论特许请求范围和公知技术的关系外，最主要的就是特许侵权诉讼中裁判所和特许厅的关系问题。
极少数学者认为，在处理裁判所和特许厅的关系时，虽然应当考虑到裁判所和特许厅职能分工的不同，但是也应当考虑特许权人利益的保护以及行政和司法成本问题。在这个前提之下，如果特许无效的理由非常明显，比如特许请求的范围全部属于公知技术，那么应当准许裁判所直接判决该特许无效。但是该判决只能对本案件当事人有效，而没有对世的一般效力。[3]
上述观点从便利当事人和节省行政和司法成本的角度看应当说是非常有道理的。但是仔细分析可以发现，这种观点还是没有能够从根本上解决问题。由于判决特许无效的结论没有对世效果，在其他案件中，如果侵权行为人向特许厅提起了特许无效的准司法审查，特许厅经过审查维持特许有效性的话，就会导致同一个特许在这个案件中有效，在其他案件中无效的矛盾结论。即使承认裁判所有这个权力，那么其他裁判所也很有可能判决特许有效，结果同样会造成同一个特许在一个案件中有效，在其他案件中无效的矛盾局面。
同时，上述观点试图节省行政和司法成本的想法也可能落空。因为既然特许无效的判决只对本案有效，没有一般的对世效果，就难以避免在其他案件中利害关系人发动特许无效准司法程序，以及针对特许厅的准司法审查结论进一步发动行政诉讼程序。
另外一个方面，如果由裁判所直接判决特许无效，等于变相剥夺了特许权人通过行政诉讼维护自己特许有效性的权利以及请求订正的权利。因为在特许厅经过准司法审查做出特许无效审决的情况下，特许权人还可以发动行政诉讼程序来维护自己特许的有效性。而且在行政诉讼提起之日起的90天之内，可以提出订正准司法审查，消除特许中存在的瑕疵，使原本无效的特许变得有效。但是，由裁判所直接判决特许无效的话，特许权人就会丧失这些本来可以合法享有的救济手段。这样，法律的天平将过分倾向特许侵权行为，似乎有失公允。
笔者认为，在特许侵权诉讼中，如果特许无效的事由非常明显，比如明显属于公知技术，如何处理裁判所和特许厅的关系问题，不但要考虑行政和司法成本问题和便利特许侵权行为人的问题，也必须考虑到特许权人本身的利益问题，而且必须考虑裁判所和特许厅的职能分工问题。由裁判所直接判决特许无效的观点似乎过分忽视了特许权人的利益。而且从现有的情况看，也无法消除裁判所和特许厅的职能分工。因为特许厅在技术力量方便具有裁判所无法替代的优势。
综合考虑上述关系，笔者还是比较赞成权利滥用说。即日本最高裁判所2000年在“キルビー”[4]一案中创立的学说。此种学说认为，在具备下列两个条件的情况下，裁判所可以直接根据权利不得滥用的法理判决特许权人不得行使其权利：
一是特许无效的理由非常明显，即特许理由的明白性。所谓特许无效的理由非常明显，一般情况下是指特许请求的范围中存在公知技术，但是也并不限于这种情形。如果裁判官根据自己的知识和经验判断特许请求范围内的技术明显属于不符合授予特许权实质要件的技术，也符合这个要件。
二是裁判所能够确实遇预见到，如果提起特许无效准司法审查，特许厅将作出特许无效的准司法审查结论，即无效判断的确实预见性。
日本最高裁判所判决认为，在司法诉讼过程中的特许发明如果同时符合上述两个要件，基于该特许权的差止请求、损害赔偿请求，如果没有特别的原因，属于权利的滥用，特许权人不得行使。这种观点不但考虑了裁判所和特许厅的职能分工，也综合考虑了行政和司法成本问题，以及侵权行为人和特许权人的利益平衡问题。由于在明显存在特许无效的理由时，只是属于私权利滥用的问题，因此不存在裁判所逾越特许厅的职权问题。既然属于权利滥用，侵权行为人也就不用向特许厅发动准司法程序来进行抗辩。在其他案件中，如果侵权行为发动特许无效准司法程序，特许厅由于裁判所并没有逾越自己的职权，也会认真考虑裁判所已有的意见，因此不大可能做出与裁判所判决相反的特许有效的审决。
日本最高裁判所的解释不久就得到了立法上的承认。2004年日本在修改其特许法时在104条之3第1项中专门新增加了一项规定：“在特许权或者专用实施权的侵害诉讼过程中，特许通过特许无效审判应当被认定为无效时，特许权人或者专用实施权人，不得行使该权利。”
和日本最高裁判所的判决相比，日本特许法采取了更加灵活的态度。上述规定不但不再要求无效理由的明白性，而且还修改了无效判断的确实预见性要件。至少按照上述规定的字面解释，只要能够预见到在提起特许无效准司法审查程序时，特许可能被特许厅宣布无效，裁判所就可以作出特许权不得行使的判决。
不但如此，按照新增加的日本特许法第104条之3第2项的规定，特许无效，不但可以作为侵权诉讼被告人的一个抗辩方法，而且可以作为侵权诉讼中被告人攻击特许权人的一个方法，但是不管是作为攻击还是防御方法，如果被告具有以此为手段，以达到不当延迟侵权诉讼审理的目的时，裁判所可以直接驳回被告人提起特许无效准司法程序的申请。这种规定明显是为了平衡特许权人和侵权行为人的利益关系而作出的设计。既然特许权人可能因为裁判所运用权利不得滥用的法理禁止其使用权利，侵权行为也不能滥用诉权延迟审判，以达到毁灭证据等不正当目的。其实质是对侵权行为人滥用特许无效抗辩程序采取的防御措施。
日本实用新案法第30条、意匠法第41条和商标法第39条也作出了与特许法第104条之3同样的规定。并且在新设定上述规定之前，在商标权的侵权诉讼过程中，就已经存在商标侵权行为人通过利用权利滥用法理来成功进行抗辩的案例。[5]
和日本特许法相比，我国专利法及其实施细则当中都没有规定在专利侵权诉讼中，如果被控侵权行为人提出专利无效，审理案件的法院究竟应该如何处置的问题。但是，最高人民法院在2001年发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法院问题的若干规定》中通过第9条到12条作出了相应的规定。
按照该《若干规定》第9条的规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣布该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但是具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形的。但是按照该《若干规定》第10条的规定，如果被告请求宣告该项专利权无效是在答辩期间届满后提出的，则法院原则上不应当中止诉讼，除非法院认为有必要中止的除外。第11条进一步规定，法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。第12条则规定了如果法院决定中止诉讼，专利权人或者利害关系人请求责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权 继续扩大的措施，并提供了担保时的处理方式，按照该条的规定，在这种情况下，法院经过审查认为符合有关规定的，可以在 裁定中止诉讼的同时一并作出有关裁定。
从上述司法解释可以看出，在侵权诉讼中，如果被告提出了专利权无效的请求，在如何处理和国家专利局的关系问题上，该司法解释具有如下特点：
1、从提出的时间上看，因被告是在答辩期间内还是在答辩期间外提出专利无效请求而有所分别。如果是在答辩期间内提出，并且属于实用新型或者外观设计专利侵权纠纷的话，法院原则上应当中止诉讼，除非发现了不中止诉讼的四个特定理由之一。如果是在答辩期间届满后提出，则原则上不应当中止，除非法院认为确实有必要。
2、从专利权的主题看，因是发明专利还是实用新型和外观设计专利而有所区别，并且考虑专利是否经历过专利无效宣告程序。如果专利侵权纠纷是发明专利侵权纠纷，或者是经过专利复审委员会经过审查维持专利权的侵犯实用新型或者外观设计专利权纠纷案件，并且被告在答辩期间内提出无效宣告请求的，法院也可以不中止诉讼。当然，在这种前提条件下，如果被告是在答辩期间届满后提出专利无效宣告请求，则法院应当中止诉讼。
上述规定看似清楚，但是仔细分析的话，就会发现存在很大问题。
一是没有回答在法院不中止诉讼的情况下，法院究竟是否有权直接判决专利无效，并且在这个基础上进一步判决案件？
二是在答辩期间内被告提出发明专利权无效宣告请求的，从上述〈〈若干规定〉〉第9条到12条的整个思路上来看，由于发明专利权案件相比实用新型和外观设计专利案件，涉及的技术问题更多、案件更加复杂，理应当先交由专利复审委员会审查才对，因此也应该得出法院不中止诉讼的结论才对，但是该若干规定却规定法院可以不中止诉讼的结论，这有点让人觉得莫名其妙。当然，如果实用新型专利权或者外观设计专利权已经提出过无效宣告请求，并且专利复审委员会已经作出了维持专利权有效性的决定，法院可以不中止诉讼。
但是，如果进一步思考的话，还是会发现这里面存在问题。如果实用新型或者外观设计专利权经过专利复审委员会审查作出了专利权的决定，并且该决定已经发生了法律效力，根据一事不再理的原则，法院理所当然应当承认该实用新型或者外观设计专利的有效性，在诉讼过程中，如果被告再提出实用新型或者外观设计专利无效宣告请求，法院应当是不中止诉讼而不应当是可以不中止才对。上述《若干规定》规定这种情况下法院“可以不中止诉讼”的结论是非常奇怪的。
当然，如果专利复审委员会做出的维持专利权有效性的决定已经被提出了行政诉讼，则会出现两种局面和两种结果，一是审判正在进行过程中，二是审判已经结束，并且作出维持或者撤消专利复审委员会的判决。在针对专利复审委员会的决定的行政诉讼正在审理过程中时，法院应该中止侵权诉讼案件的审理才对，而不应当是“可以不中止诉讼”。在行政诉讼已经结束、判决已经生效的情况下，不管法院是作出维持或者撤消专利复审委员会的决定，由于都有一个确定的专利是有效还是无效的结论，法院都应当不中止诉讼才对，而不是“可以不中止诉讼”。
此外，还有一个问题，如果发明专利经过了专利复审委员会的复审或者经过了有关的专利行政诉讼，并且相关决定或者判决已经发生了法律效力，也应当会产生法院应当不中止或者应当中止侵权诉讼的情况，但是最高法院的上述司法解释第11条的规定将发明专利和实用新型、外观设计区别对待，显然也没有考虑这个情况。
上述司法解释之所以出现一系列的问题，笔者以为，关键还是在于思路不清晰。究竟如何处理专利侵权诉讼中法院和专利局的关系问题，就像笔者在上文中所指出的那样，不但要考虑行政和司法成本问题和便利特许侵权行为人的问题，也必须考虑到特许权人本身的利益问题，而且必须考虑裁判所和特许厅的职能分工问题。综合考虑这些因素后，笔者认为日本特许法的处理方式非常值得我国借鉴。
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[1] 特许在日本知识产权制度中具有特定含义，即发明专利。它和实用新案（即实用新型）、意匠（即外观设计）一起，构成日本的专利法制度。
[2] 相关案例参见大判明治37・9・15刑录10辑第1679页。大判大正6・4・23民录23辑第654页。
[3]田村善之：《知识产权法》（第3版），有斐阁2004年，第235-345页。
[4] 最三小判平12・4・11民集54・4・1368“キルビー事件”。
[5] 东京地判平成13・9・28判时第1781号第150页。
李扬，北京大学法学博士、武汉大学博士后，教育部百所人文社科基地中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，05年—06年受聘担任日本北海道大学法学研究科COE（日本知识产权国家基地）研究员。