在专利无效宣告程序中，正确掌握审查原则对提高依法行政水平至关重重。然而，在实践中，由于有的审查员适用行政规章不当而引起审查原则冲突的现象时有发生。笔者曾代理这样一件专利无效宣告案，出现了审查员在依职权调查时与请求原则发生抵触的情况。
一、案例介绍
针对国家知识产权局于1999年1月14日授权公告的“乳液泵防进水机构”实用新型专利(下称“本专利”)，请求人1林某于2004年1月17日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定，请求宣告本专利全部无效，与此同时，请求人1提供了两份证据：一份是经公证的一篇台湾专利说明书(下称“证据1-1)，另一份是一篇日本专利说明书。2004年6月29日在专利复审委员会就此案举行了口头审理。
请求人2为广州某公司于2004年2月13日向专利复审委员会就本专利提出无效宣告请求，其理由是本专利的权利要求不符合专利法第22第2款、第3款关于新颖性、创造性的规定，请求宣告本专利全部无效。与此同时，请求人2提交了5篇日本专利说明书，其中一篇请求人认为是最接近的对比文件(下称“证据2-1”)。2004年5月10日在专利复审委员会就此案举行了口头审理。
2004年10月27日，专利复审委员会就上述两无效宣告案作出一份审查决定，该审查决定认定本专利权利要求1相对证据2-1不具备新颖性，本专利权利2-4相对证据2-1与证据1-1而言不具备创造性，最终作出宣告本实用新型专利权全部无效的决定。
二、问题的提出
对于上述案例中出现将请求人1提交的证据与请求人2提交的证据组合起来否定本专利权利要求2-4创造性的审查结果，目前存在二种不同的意见：
第一种意见则认为，根据《审查指南》中规定的依职权调查原则，合议组在必要时，特别是在因专利权存在请求人未提及的缺陷而使合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有意义的审查结论的情况下，可以依职权对请求人未提及的理由进行审查。本案例中审查员将请求人1提交的证据1-1结合请求人2提交的证据2-1才能得出权利要求2-4不具有创造性的有意义的审查结论是符合这一原则的立法本意的。
第二种意见则认为，根据无效宣告程序中的请求原则，合议组仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。而该案例的审查决定却将请求人1证据与请求人2的证据任意进行组合来评判本专利权利要求2-4的创造性，明显违反了无效宣告程序中的请求原则。
那么，在无效宣告程序中究竟是否真正会发生依职权调查原则与请求原则相冲突的情况？还是审查员在审查案件过程中运用依职权调查原则不当而引起行政程序方面违规所导致的结果？下面就此问题结合上述案例提出几点不成熟的见解，与同仁们共同探讨。
三、几点思考
1. 专利无效宣告程序是专利授权公告后启动的有双方当事人参与的程序，专利复审委员会必须以无效宣告请求为前提启动专利无效宣告程序。在无效宣告程序中，合议组通常仅针对请求人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，即使审查员发现涉案专利权还存在其他可能导致被无效的缺陷或者证据，合议组也不应对此进行审查。因为专利复审委员会不承担全面审查专利有效性的义务。而请求人的无效请求所依据的事实也仅限于在规定的期限内向专利复审委员会提交的证据。就上述案例而言，请求人1无效的理由是针对本专利的新颖性，因此所提交的两份证据只能用于评判新颖性，而不应将此证据用于评判创造性，否则便超出了请求人1的请求范围。请求人2无效的理由是认为本专利不具备新颖性和创造性，因此所提交的五份证据也只能用来评判本专利的新颖性和创造性的，而不应将请求人1或者其他请求人的证据与请求人2的证据相结合来评判创造性。否则，便是扩大了需要证据支持的无效宣告理由的范围，并且变相延长请求人的举证期限，使专利法实施细侧第六十六条关于补充证据期限的规定被架空。
2.考虑到高效行政的要求，请求原则还允许对不同无效宣告请求人提交的针对同一专利权的证据可以组合进行审查，但是这种对不同请求人的证据进行组合审查只能在特定的条件才能使用。也就是说，需要同时具备三个必要条件，一是不同的请求人无效宣告的对象(客体)是针对同一专利权；二是必须应请求人的请求，要求将其他请求人的证据与自巳提交的证据进行组合审查；三是审查员同意进行合案审查。在上述案例中，请求人1和请求人2自提出无效宣告请求至口头审理过程中都没有向合议组提出过要求将他方提交的证据与自巳提交的证据组合起来进行审查的请求，合议组也没有向当事人告示过将两案合并审查。在此情况下，合议组却将两请求人的证据组合起来进行审理无疑是错误的。需要强调的是，即使是在合案审查时请求人提出了将合案审查中的其他请求人的证据组合审查的请求，合议组也应及时通知被请求人告之合案审查的原因、理由以及证据结合的方式，并给予专利权人充分陈述意见的机会。可见，在上述案例中，审查员不仅违反了请求原则，而且还违反了听证原则。
3. 请求原则是专利无效程序中一项基本原则，依职权调查应当在不违反请求原则的前提下进行。根据依职权调查原则，合议组在必要时，可以依职权要求当事人针对在规定的期限内主张的事实补充证据，也就是说，合议组可以依职要求请求人就主张的事实补充证据，但必须在法律、法规规定的期限内。这里所说的规定的期限是指专利法实施细则第六十六条规定的：请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。国家知识产权局2001年颁布的《审查指南》第四部分第三章3.1节中进一步明确：对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效宣告理由和提交的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证的具体事实的新证据，合议组不予考虑。因此，即使合议组依职权要求请求人2对主张专利不具备新颖性、创造性的事实补充证据，也必须在提出无效宣告请求之日起1个月内，即至2004年3月12日前。这里需要指出的是：审查员明确要求请求人补充具体证据的做法也是有悖于无效宣告程序中保密原则，是不可取的。然而，即使如此，直至两次口头审理，请求人1从未更改过无效的理由，请求人2也从未提出过将请求人1提交的证据与自巳提交的证据组合起来评判本专利创造性的请求。合议组在法律、法规、规章没有明确授权的情况下，将不同请求人提交的证据随意组合，不但超越请求人1的请求范围，而且还在请求人2超过补充证据的法定期限情况下将证据1-1这一新证据用来评判创造性，这明显超出了依职权调查原则的范围，对被请求人来说显失公平。
4. 依职权调查原则应理解是在特定条件下授予审查员或者合议组可以依职权对请求人未提及的理由进行审查的权限。这一特定条件是指：由于专利权存在请求人未提及的缺陷，而导致合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有意义的审查结论。这里需要明确的是，首先，以上所指的“缺陷”应该是不需证据来证明专利权存在的缺陷，例如：专利说明书公开不充分，权利要求书得不到说明书支持，独立权利要求没有记载必要技术特征等撰写缺陷，而不应该是需要证据来证明专利权不具备新颖性或创造性的缺陷。其次，只有当请求人主张无效理由涉及法律关系的性质与合议组对专利权存在无需证据证明的缺陷事实认定不一致，导致不能得到有意义的审查结论的情况下，合议组才可依职权对请求人未提及的理由进行审查。再次，所谓“有意义的审查结论”并不是一定要得出宣告专利权无效的审查结论，而应该是得出具有事实与法律依据的审查结果。在上述案例中，合议组只要根据请求人2提交的5份证据来评判本专利权利要求2-4是否具备创造性即可，符合法律对创造性规定的予以维持。否则，宣告其无效。最后，依职权调查的范围仅限于请求人未提及的理由，而不涉及请求人未提供的证据，否则便成了对专利有效性的全面审查。
从表面现象来看，上述案例中好象是依职权调查原则与请求原则在实际应用中发生了冲突，然而细加分析则不然，实际上是依职权调查原则应用不当而导致的结果。只要我们正确理解依职权调查原则的实质内容，严格掌握依职权调查的程序与具体规定，是完全能够避免依职权调查原则与请求原则或者其他审查原则的冲突，哪怕是表面冲突的现象发生，同时还可避免专利无效宣告请求审查决定因程序上存在瑕疵而在专利行政诉讼中被撤销的情况发生。
相关法规、规章的规定
《审查指南》第四部分第三章明确规定：专利复审委员会合议组在无效宣告程序中应当遵循请求原则、依职权调查原则以及其他审查原则。
请求原则：是指在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，而不承担全面审查专利有效性的义务。
依职权调查原则：是指合议组在必要时，可以依职权要求当事人针对在规定的期限内主张的事实补充证据；或者可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性的证据；或者自行或者委托有关部门调查有关事实或实证有关证据；或者特别是在因专利权存在请求人未提及的缺陷而使合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有意义的审查结论的情况下，合议组可以依职权对请求人未提及的理由进行审查。
听证原则：在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人在通知书、转送文件或者口头审理过程中巳经被告知过审查决定所采用的理由、证据和认定的事实。
（作者简介：上海专利商标事务所有限公司）